Nike Total 90: Merkenconflict Na Vervallen Merkregistratie

Wat begon als een geplande comeback van Nike's legendarische voetballijn Total 90, is uitgelopen op een merkenconflict in de Verenigde Staten. De sportgigant verloor in 2019 zijn merkregistratie voor Total 90 en zag niet dat een ander de naam inmiddels had geregistreerd. Daardoor dreigde de herlancering te stranden in de rechtszaal, zoals Annette Lindeman uitlegt.

Nostalgie

Retro en vintage merken zijn momenteel enorm populair. De herintroductie van het nostalgische merk Total 90 uit het jaar 2000 in aanloop naar het WK 2026 past hier goed bij. Alleen aan de merkrechten werd niet gedacht.

Vervallen registratie

Nike heeft zijn merkregistratie voor Total 90 in 2019 laten vervallen. Hugh Bartlett, een ingenieur en jeugdvoetbaltrainer, zag zijn kans schoon en registreerde TOTAL90 in 2022. Zijn bedrijf, Total90 LLC, ontwikkelde een voetbal app en begon met de verkoop van kleding en schoenen.

Onderhandelingen stranden

In 2024 neemt Total90 LLC contact op met Nike in verband met een mogelijke samenwerking. Wanneer de onderhandelingen stranden, stapt Total90 LLC naar de rechter. Nike wordt door Tolal90 LLC beschuldigd van inbreuk op het TOTAL90 merk en een tijdelijk verbod op gebruik van het merk /verkoop van producten voorzien van het merk wordt gevraagd. De eerste ronde pakt uit in het voordeel van Nike, waardoor zij het gebruik van Total 90 nu niet hoeft te staken. Er is volgens de Rechtbank onvoldoende aangetoond dat er onherstelbare schade dreigt dan wel dat er een concrete kans op overwinning in de zaak is, wat een tijdelijk verbod zou rechtvaardigen. Voorlopig kan de sportgigant daarom de herlancering van Total 90 voortzetten.

1-0 voor Nike maar strijd nog niet gestreden

Hiermee is het geschil nog niet ten einde. In de Verenigde Staten speelt het zogenoemde "common law" een belangrijke rol, waarbij merkrechten ontstaan door daadwerkelijk gebruik. Nike stelt dat zij, ondanks dat de registratie is verlopen, geen afstand heeft gedaan van de onderliggende rechten. Zij zal moeten bewijzen dat door gebruik de rechten op Total 90 in stand zijn gehouden.

Nike slaat terug

Daarnaast heeft Nike een tegenvordering ingediend waarin de nietigverklaring van de registraties voor TOTAL90 op naam van Total90 LLC wordt gevorderd. Nike beschuldigt Total90 LLC te kwader trouw te hebben gehandeld. Als deze tegenvordering succesvol is, dan zou dit de basis voor de inbreukzaak van Total90 LCC mogelijk wegnemen en daarmee de positie van Nike versterken.

Lessen voor merkhouders

Denk goed na voordat je een merkregistratie laat vervallen. Ook 'slapende' merken kunnen, gezien de retro-rage, weer relevant zijn. Vooral in sectoren waar merken en nostalgie een commerciële waarde hebben, zoals sport en mode. Onze consultants adviseren u graag over een passende strategie.