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En droit allemand des marques, le principe du « premier déposant » semble, à première vue, accorder des droits exclusifs au titulaire de la marque simplement par enregistrement. Cependant, ce principe est soumis à une limitation fondamentale. Giovanna Cassin décrit le concept de mauvaise foi dans les dépôts de marques, connu en droit allemand sous le nom de « Bösgläubigkeit ».
Bien que ce ne soit pas un concept nouveau, la mauvaise foi est devenue de plus en plus centrale dans la pratique en Allemagne, tant devant l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA) que dans la jurisprudence de la Cour fédérale de justice (BGH), conformément aux évolutions au niveau européen, y compris les décisions de l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
En particulier, dans un avis daté du 11 février 2026, la DPMA a expressément mis en avant une augmentation significative des demandes de marques potentiellement de mauvaise foi depuis la mi-2025. L'autorité faisait référence aux dépôts ciblant des panneaux déjà utilisés avec succès par des tiers sans protection formelle, souvent dans le but d'exercer ensuite une pression sur eux. Selon la DPMA, les enregistrements de marques sont de plus en plus utilisés de manière stratégique, non pas pour indiquer une origine commerciale, mais pour tirer un avantage stratégique dans des contextes concurrentiels. La DPMA a identifié les développements technologiques et commerciaux comme facteurs contributifs, tels que les outils d'IA facilitant l'identification des signes non enregistrés et les mécanismes d'application des marchés en ligne, qui permettent de plus en plus aux titulaires de marques de bloquer rapidement des tiers (même autorisés), souvent avant que les personnes concernées ne puissent réagir efficacement.
Dans ce contexte, il est conseillé aux entreprises d'obtenir une protection enregistrée dès un stade précoce et de surveiller activement les nouveaux dépôts pour les enregistrements de marques qui sont (potentiellement) déposés de mauvaise foi.
Qu'est-ce que Bösgläubigkeit dans le dépôt des marques déposées ?
La Bösgläubigkeit survient lorsqu'une demande de marque est déposée sans véritable intention d'utilisation, mais plutôt dans le but de poursuivre des objectifs abusifs ou injustes, tels que l'entrave à des tiers, l'obtention d'avantages indus ou l'atteinte à des droits préexistants.
La mauvaise foi est expressément régie par la loi allemande sur les marques (MarkenG). Conformément à l'article 8(2) n° 14 MarkenG, une demande de marque est exclue de l'enregistrement si le demandeur a agi de mauvaise foi. Le même concept s'applique également après l'enregistrement : en vertu de l'article 50(1) MarkenG, une marque déposée peut être déclarée invalide si elle a été déposée de mauvaise foi. Ce double mécanisme garantit que la mauvaise foi peut être traitée à la fois lors de l'examen et rétrospectivement par le biais d'une procédure d'invalidité.
Ni le droit allemand ni le droit européen ne fournissent une définition exhaustive de la mauvaise foi. Au lieu de cela, elle est évaluée à travers une évaluation globale de toutes les circonstances pertinentes, avec un accent particulier sur l'intention du demandeur au moment du dépôt de la demande.
Indicateurs de mauvaise foi dans la jurisprudence
Déterminer la mauvaise foi nécessite une évaluation complexe à la fois de l'intention subjective et des circonstances objectives. La jurisprudence allemande, fortement influencée par la jurisprudence européenne, a identifié plusieurs indicateurs clés :
1 Absence d'intention réelle d'utiliser la marque
(Cour régionale supérieure de Francfort, 3 mai 2021, affaire n° 6 W 31/21 – ASCOLI ; Cour fédérale allemande de justice, 2 avril 2009, affaire n° I ZB 8/06 – Ivadal I)
2 Connaissance (ou connaissance constructive) des droits antérieurs
en particulier dans le contexte de relations commerciales antérieures (par exemple, distributeurs, agents)
(Cour fédérale allemande de justice, 15 octobre 2015, affaire n° I ZB 44/14 – LIQUIDROM)
3 Volonté de blocage ou d'extorsion
visant à entraver les concurrents (squatting de marques)
(Cour fédérale de justice allemande, 23 septembre 2015, affaire n° I ZR 105/14 ; Cour fédérale allemande de justice, 10 janvier 2008, affaire n° I ZR 38/05 – AKADEMIKS)
4 Dépots en série et dépôts stratégiques
(TUE, 21 avril 2021, affaire n° T-663/19 – MONOPOLY)
5 Volonté parasitaire
TUE, 14 mai 2019, affaire n° T-795/17 – NEYMAR ; TUE, 8 mai 2014, affaire n° T-327/12 – SIMCA)
Pris ensemble, ces décisions illustrent que la mauvaise foi résulte généralement d'une combinaison de facteurs, tels que le manque d'intention d'utiliser, la connaissance de l'utilisation antérieure ou l'utilisation stratégique des marques comme outils d'entrave. Il n'est pas nécessaire que tous les éléments soient présents ; au contraire, la conduite globale doit révéler un usage abusif du système de marques.
L'approche allemande
En jurisprudence allemande, la mauvaise foi est évaluée au cas par cas et généralement interprétée de manière restrictive afin d'éviter une extension excessive du concept. Comparée à la pratique européenne, cette approche peut être perçue comme plus stricte, car elle exige des preuves claires de mauvaise foi manifeste.
Dans sa récente décision du 24 juillet 2025 (Dossier n° I ZR 100/23 – Testarossa/Testa Rossa), la Cour fédérale de justice a souligné que la mauvaise foi n'est pas une correction universelle, mais une exception à appliquer de manière restrictive. En conséquence, la constatation de mauvaise foi exige une intention démontrable de causer un préjudice, ce qui doit constituer le motif principal de la demande ; la simple connaissance d'un signe ou d'un comportement antérieur dans les limites de la compétition normale n'est pas suffisante. Les tribunaux allemands exigent donc à la fois un comportement objectivement abusif et une intention subjective d'interférer avec les intérêts des tiers. De plus, il existe une présomption de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve incombe à la partie alléguant une mauvaise foi et doit être satisfaite par des preuves concrètes.
Conséquences des dépôts de mauvaise foi et implications pratiques
Les conséquences d'une demande de mauvaise foi conformément au droit allemand sont importantes :
- refus de la demande ;
- l'invalidation de la marque déposée ;
- Responsabilité potentielle pour dommages.
Compte tenu de ces considérations, il est conseillé aux entreprises d'adopter une stratégie de dépôt de marques prudente et bien structurée. Les applications doivent être fondées sur une véritable intention d'utilisation, avec une spécification des biens et services étroitement alignée sur des plans d'affaires réalistes et prévisibles. Parallèlement, des accords clairs sur la propriété des panneaux sont essentiels, en particulier dans les relations avec les distributeurs, les agents et d'autres partenaires commerciaux.
La surveillance continue des registres de marques complète encore cette approche, car elle permet l'identification précoce des dépôts potentiellement abusifs et des réponses stratégiques ou juridiques rapides. Combinées à une stratégie de dépôt soigneusement calibrée et à des accords contractuels clairs sur la propriété, ces mesures préventives réduisent considérablement l'exposition aux allégations de Bösgläubigkeit. En même temps, elles renforcent la sécurité juridique et contribuent à la stabilité à long terme et au développement durable des portefeuilles de marques sous le droit allemand.
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