Obelix slaat terug in merkenzaak over wapens en reputatie

Het Gerecht van de Europese Unie heeft de beslissing tot weigering van het Europese Merkenbureau EUIPO om het woordmerk Obelix voor wapens, munitie en explosieven nietig te verklaren, vernietigd. Daarmee krijgt Les Éditions Albert René, de uitgever van stripverhalen van Astérix & Obélix, in deze merkenzaak op een belangrijk punt gelijk.

Waarom vroeg Les Éditions Albert René om nietigverklaring?

In 2022 registreerde het Europese merkenbureau (EUIPO) op naam van het Poolse bedrijf Works 11 Michal Lubinski het woordmerk Obelix voor goederen die verband houden met vuurwapens, munitie en explosieven, .

Uitgeverij van de beroemde stripboekenreek Astrix en Obelix Les Éditions Albert René verzocht vervolgens om nietigverklaring van deze registratie op grond van haar eerdere Europese Uniemerk OBELIX en de reputatieschade welke het merk zou lijden te vergoeden.

Waarom wees EUIPO het verzoek af?

Het EUIPO wees het verzoek af, omdat er volgens het EUIPO onder meer onvoldoende was aangetoond dat het oudere merk Obelix een reputatie had verworven. Daarmee volgde EUIPO niet de redenering dat het merk OBELIX zelfstandig als onderscheidend en bekend merk moest worden beoordeeld. Les Éditions Albert René ging in beroep bij het Gerecht tegen de beslissing van EUIPO. 

Het oordeel van het Gerecht: onvolledige beoordeling van merkreputatie

Het Gerecht oordeelde dat EUIPO de reputatie van het merk OBELIX had beoordeeld op basis van een onvolledige en onjuiste analyse. Volgens het Gerecht moet de reputatie van een merk worden vastgesteld aan de hand van alle relevante factoren van de zaak, ook wanneer geen enkele factor afzonderlijk doorslaggevend is. Zo had EUIPO meer gewicht moeten toekennen aan voorbeelden van producten waarop de naam 'Obelix' of 'Obélix' met het ®symbool verscheen. Ook mocht het bureau niet zonder meer voorbijgaan aan het bewijs waaruit bleek dat het merk samen met het Asterix-merk werd gebruikt, omdat dat niet uitsluit dat Obelix afzonderlijk als merk wordt waargenomen.

Daarnaast oordeelde het Gerecht dat EUIPO ook de link tussen de betrokken merken onvoldoende had onderzocht. Die beoordeling mag niet worden beperkt tot grote verschillen tussen de betrokken goederen en diensten of tot het ontbreken van overlap tussen de relevante publieksgroepen. Volgens het Gerecht moet juist een globale beoordeling plaatsvinden, waarbij alle relevante factoren worden meegewogen, waaronder de mate van onderscheidend vermogen van het eerdere merk, zowel van oorsprong als door gebruik. Er is geen sprake van overeenstemmende waren of diensten

Bescherming van bekende merken buiten soortgelijke waren

Verder moet worden opgemerkt dat, hoewel de primaire functie van een merk die van een herkomstaanduiding is, het feit blijft dat een merk ook dient als middel om andere boodschappen over te brengen, onder meer betreffende de kwaliteiten of bijzondere kenmerken van de waren of diensten waarop het betrekking heeft, of de beelden en gevoelens die het oproept. In die zin heeft elk merk een inherente economische waarde die onafhankelijk is van en losstaat van die van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De boodschappen die onder meer door een merk met een reputatie worden overgebracht of daarmee worden geassocieerd, verlenen dat merk een aanzienlijke waarde die bescherming verdient, met name omdat de reputatie van een merk in de meeste gevallen het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de kant van de merkhouder.

Hieruit volgt dat een merk met een reputatie bescherming kan genieten tegen een identiek of overeenstemmend merk dat zijn imago kan schaden, zelfs wanneer de betrokken waren of diensten niet soortgelijk zijn. Lees ook meer over de bescherming van bekende merken en de grenzen daarvan.

Gebruik naast Asterix sluit zelfstandige merkbekendheid niet uit

Bij het trekken van deze conclusies heeft de Kamer van beroep echter geen rekening gehouden met het feit dat uit het in de procedure voor het EUIPO overgelegde bewijsmateriaal, met inbegrip van de in de bestreden beslissing weergegeven afbeeldingen, blijkt dat verzoekster voorbeelden heeft verstrekt van diverse producten waarop het ®teken, dat staat voor „geregistreerd merk”, rechts van de term „Obelix” of „Obélix” is aangebracht. Evenzo is op verschillende bewijsstukken, waarop de term „Obelix” of „Obélix” samen met de term „Asterix” of „Astérix” wordt gebruikt, het ®teken afzonderlijk naast elk van deze termen aangebracht.

Waarom het ®-symbool relevant was

Bijgevolg zal de aanwezigheid van het ®-teken voor het relevante publiek dat deze waren zal kopen, aangeven dat de term „Obelix” een ingeschreven merk is en dat deze daarom dient als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren

Er moet echter worden opgemerkt dat de door de Kamer van beroep verrichte analyse zich in wezen beperkte tot slechts twee factoren, namelijk de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken en de aard van de waren of diensten waarvoor de betrokken merken respectievelijk zijn ingeschreven, met inbegrip van de mate van verwantschap of verschil tussen die waren of diensten, en het relevante publiek.

Uit de bestreden beslissing blijkt dat de Kamer van beroep tot de conclusie is gekomen dat er geen verband bestond tussen de betrokken merken, gelet op het grote verschil in waren en diensten en tussen de relevante marktsectoren, en dat er geen overlap bestond tussen de relevante doelgroepen.

EUIPO onderzocht de link tussen de merken onvoldoende

Gezien al het voorgaande, wat betreft de onrechtmatigheid die de twee gronden waarop het bestreden besluit is gebaseerd, ongeldig maakt, moet dat besluit worden vernietigd, zonder dat er hoeft te worden beslist over het door het EUIPO tegen een van die vorderingen aangevoerde bezwaar van niet-ontvankelijkheid.

Beslissing: EUIPO-beslissing vernietigd

Het Gerecht verklaart de beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 november 2024 nietig en veroordeelt het EUIPO in zijn eigen kosten en in de helft van de kosten van Les Éditions Albert René en veroordeelt WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI in zijn eigen kosten en in de helft van de kosten van Les Éditions Albert René.

Commentaar: reputatie weegt mee, ook bij niet-soortgelijke waren

Het Gerecht keek dus niet alleen naar de overeenstemming tussen de merken en de soortgelijkheid van de waren en diensten, maar ook naar de vraag of het gebruik van Obelix voor wapens, munitie en explosieven afbreuk kon doen aan de reputatie van het oudere merk of kon leiden tot ongerechtvaardigd voordeel trekken uit een bekend merk.

De zaak laat ook zien waarom merkhouders nieuwe aanvragen actief moeten monitoren. Een merkregistratie voor een bekende naam in een onverwachte sector kan immers aanleiding geven tot oppositie- of nietigheidsprocedures, zeker wanneer sprake kan zijn van een strategisch of te kwader trouw ingediend merkdepot.