Katy Perry verliest van Katie Perry: High Court begrenst merkreputatie

Eerder schreven wij dat de Amerikaanse popster Katy Perry werd aangeklaagd door de Australische modeontwerpster Katie Perry wegens vermeende merkinbreuk. De merkenstrijd tussen Katy Perry en Katie Perry (Katie Jane Taylor) heeft een interessante wending gekregen. Waar eerdere instanties nog zwaar leunden op de wereldwijde bekendheid van de popster, trekt het High Court van Australië duidelijke grenzen aan het beroep op merkreputatie. Michaël Sumer licht de kwestie toe. 

Achtergrond van de zaak 

In september 2008 registreerde Katie Perry, die sinds haar huwelijk Katie Taylor heet, het Australische merk KATIE PERRY voor kleding in klasse 25. 

Katheryn Hudson, beter bekend als Katy Perry, is een beroemde Amerikaanse zangeres die in 2008 doorbrak met verschillende hits. Katy Perry startte een oppositieprocedure tegen het merk KATIE PERRY op basis van KATY PERRY, maar trok die later weer in. Haar eigen merk werd namelijk geweigerd op basis van het oudere Australische merk KATIE PERRY. Dit leidde echter tot een juridisch conflict, waarbij beide dames procedures tegen elkaars merken hebben gestart. 

De ontwerpster startte een inbreukactie wegens de verkoop van “Katy Perry”-merchandise, met name kleding. In eerste aanleg werd inbreuk aangenomen, maar in hoger beroep draaide het Australische Federal Court dit terug.

Katy Perry voerde aan dat de inschrijving voor KATIE PERRY moest worden doorgehaald wegens verwarringsgevaar. In eerste aanleg ging de rechtbank daar niet in mee, omdat de gemiddelde consument het verschil tussen KATY en KATIE wel zou opmerken. Het Federal Court ging daar in hoger beroep echter niet in mee en was van mening dat er wel degelijk verwarringsgevaar bestaat. Bij consumenten blijft er namelijk een “onvolmaakt beeld” achter. Het Federal Court benadrukte ook dat Katy Perry vóór Taylor’s aanvraag al internationale bekendheid had verworven. Dit zou niet beperkt blijven tot haar bekendheid als popster.

Gezien de gangbare praktijk onder popsterren om tijdens concerten merchandise, waaronder kleding, te verkopen en hun eigen kledinglijn te lanceren, oordeelde het Federal Court dat de bekendheid van Katy Perry zich ook tot kleding kon uitstrekken. 

High Court corrigeert koers 

In maart 2026 stelde het Australische High Court de ontwerpster alsnog in het gelijk. Volgens het High Court had de lagere rechter te veel nadruk gelegd op de bekendheid van Katy Perry. Bekendheid in muziek vertaalt zich niet automatisch naar kleding en de stelling dat popsterren “gewoonlijk” ook merchandise verkopen, volstaat niet om de bekendheid uit te breiden naar andere producten, zonder feitelijk gebruik. Gevolg van deze uitspraak is dat het merk KATIE PERRY alsnog ingeschreven blijft. 

Hoe zou dit in de EU uitpakken? 

In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten, als daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Het bestaan van een registratie van een overeenstemmend merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, hoeft in beginsel geen bezwaar te zijn. Denk aan het gebruik van het merk DOVE voor zowel chocolade als zeep, of het merk AJAX voor zowel schoonmaakmiddelen, brandblussers en een voetbalclub.

Op grond van het merkenrecht kunnen houders van bekende merken zich ook verzetten tegen gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dat kan wanneer het latere teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie of bekendheid van het oudere merk of daaraan afbreuk doet. Daar is sprake van wanneer kan worden aangetoond dat het relevante publiek een verband (link) legt tussen het oudere merk en het aangevraagde teken. Verwarringsgevaar hoeft in dit geval niet door de merkhouder te worden aangetoond. Houders van bekende merken genieten daarmee over een ruimere bescherming. 

Dat binnen de EU-merkhouders geen verwarringsgevaar hoeven aan te tonen bij bekende merken, is een belangrijk verschil met het Australische systeem. Had deze zaak zich bijvoorbeeld in de Benelux afgespeeld, dan zou Katy Perry de rechtszaak mogelijk wel winnen. 

Wat leren wij hieruit? 

Deze procedure laat zien hoe belangrijk het is om al in een vroeg stadium een merk te registreren. Het laat ook zien dat het verstandig is om altijd de beschikbaarheid van een merk te laten onderzoeken. Laat je in dergelijke situaties goed adviseren door een van onze experts. 

Samenvatting

FAQ

Waarom verloor Katy Perry de zaak in Australië?

Het High Court oordeelde dat haar bekendheid als popster niet automatisch betekent dat zij ook merkreputatie heeft voor kleding, zonder concreet bewijs van gebruik in die productcategorie. 

Wat is het belang van merkreputatie in het merkenrecht?

Merkreputatie kan leiden tot ruimere bescherming, ook voor niet-soortgelijke waren of diensten, maar moet wel feitelijk worden aangetoond.

Waarom bleef het merk KATIE PERRY ingeschreven?

Omdat het High Court vond dat er onvoldoende basis was om de bekendheid van Katy Perry door te trekken naar kleding, bleef het oudere merk van de ontwerpster geldig. 

Zou de uitkomst in Europa anders zijn geweest?

Mogelijk wel. In de EU genieten bekende merken een ruimere bescherming, zonder dat verwarringsgevaar hoeft te worden aangetoond.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.