- within Intellectual Property topic(s)
- in United Kingdom
- within Employment and HR topic(s)
Lorsqu'une entreprise envisage une expansion à l'international, la propriété intellectuelle (PI) constitue un enjeu stratégique majeur. Megan Baker propose aux titulaires de marques américains des conseils pour naviguer entre les différents systèmes d'enregistrement des marques en Europe.
Lorsqu'une entreprise envisage une expansion territoriale, la propriété intellectuelle (PI) constitue l'un des éléments les plus déterminants, explique Megan Taylor. Elle partage ici quelques conseils à destination des titulaires de marques américains pour naviguer dans les différents systèmes européens de PI.
Ces dernières années, un nombre croissant de marques américaines se sont développées sur le marché européen, répondant à une demande à la fois des consommateurs et des entreprises elles-mêmes. Dans ce contexte, la propriété intellectuelle joue un rôle clé. Les actifs de PI sont essentiels pour sécuriser votre marque dans un nouveau territoire et réussir votre implantation à l'international. Ils constituent également un pilier fondamental de toute stratégie de franchise.
Si vous êtes une marque basée aux États-Unis et que vous envisagez de vous développer en Europe, plusieurs éléments cruciaux doivent être pris en compte.
Comprendre les différents systèmes de dépôt de marque en Europe
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne et n'est donc plus membre de l'EUIPO. Bien que les législations restent largement similaires, des différences notables subsistent entre les systèmes européens.
Le UKIPO administre les marques enregistrées au Royaume-Uni. Ces droits couvrent l'ensemble du territoire britannique, sans système régional distinct (il n'existe pas de « marque écossaise » par exemple).
À l'inverse, l'EUIPO couvre les États membres de l'Union européenne, mais pas l'ensemble du continent européen. Les États membres disposent également de registres nationaux. Un déposant peut donc choisir :
- soit un dépôt auprès de l'EUIPO (couvrant tous les États membres),
- soit un dépôt national (couvrant uniquement un pays spécifique de l'UE).
Ces deux démarches ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Les pays non membres de l'UE ne relèvent pas de l'EUIPO — par exemple, la Suisse dispose de son propre registre national.
Depuis 2021, les marques nationales britanniques sont administrées uniquement par le UKIPO. Les marques de l'UE existantes avant le Brexit ont été automatiquement « clonées » au Royaume-Uni sous forme de droits comparables. (Consulter notre article "Post-Brexit : Fin de la période transitoire pour les marques clonées") Dans le cadre du système international, la protection au Royaume-Uni nécessite désormais une désignation spécifique du Royaume-Uni.
Bien que les législations applicables soient similaires, il existe des différences notables entre les systèmes du Royaume-Uni et de l'Union européenne, notamment :
UKIPO
- Procédure potentiellement plus simple (portée territoriale limitée)
- Pas de revendication de séniorité
- Oppositions fondées uniquement sur des droits britanniques
- Reconnaît certains droits non enregistrés (ex. passing off)
EUIPO
- Procédure parfois plus longue (plusieurs États membres peuvent former opposition)
- Possibilité de revendiquer la séniorité d'enregistrements nationaux
- Droit unitaire : une objection dans un État membre peut entraîner le rejet total
- Système fondé uniquement sur les droits enregistrés
— L'Irlande et la frontière irlandaise
Un autre élément à prendre en compte est l'Irlande. La situation irlandaise mérite une attention particulière :
- République d'Irlande :
Couverte par l'EUIPO ou une marque nationale irlandaise - Irlande du Nord :
Couverte par le Royaume-Uni
Si vous envisagez une présence des deux côtés de la frontière, une protection dans les deux systèmes sera nécessaire, y compris pour les mesures douanières.
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union douanière européenne. Il existe donc une frontière douanière entre le Royaume-Uni et la République d'Irlande. L'Irlande du Nord, bien que faisant partie du Royaume-Uni, applique certaines règles européennes relatives aux marchandises dans le cadre du Windsor Framework.
Lorsqu'une entreprise prévoit une expansion en Irlande, il est également important de prendre en compte les règles relatives à l'épuisement des droits. Depuis le Brexit, les droits britanniques sont épuisés si les produits sont mis sur le marché au Royaume-Uni ou dans l'EEE avec le consentement du titulaire. En revanche, une première mise sur le marché au Royaume-Uni n'épuise pas les droits dans l'UE.
Autrement dit, Des produits commercialisés d'abord en République d'Irlande épuiseront les droits britanniques. Des produits commercialisés d'abord en Irlande du Nord n'épuiseront pas les droits de l'UE.
Élaborer la bonne stratégie de dépôt : États-Unis, UE/Royaume-Uni ou Irlande ?
L'USPTO est réputé pour exiger une grande précision dans la rédaction des libellés de produits et services. Les demandes sont fréquemment rejetées lorsque la spécification est jugée trop large, limitant ainsi la protection aux produits ou services strictement désignés.
À l'inverse, le Royaume-Uni et l'Union européenne offrent davantage de flexibilité et acceptent généralement des termes plus larges. Cela peut être déterminant dans le cadre d'un dépôt international via le système de l'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI/WIPO).
En effet, la portée du dépôt de base détermine celle de l'enregistrement international (IR). Un dépôt initial trop restrictif limitera l'ensemble des désignations. À l'inverse, un dépôt plus large au Royaume-Uni ou dans l'UE peut permettre une protection plus étendue dès le départ, même si certains territoires exigent par la suite des ajustements.
Cette base plus large facilite ensuite :
- des dépôts nationaux ultérieurs via le système de priorité ;
- ou une extension internationale fondée sur cet enregistrement.
Attention à la condition d'éligibilité
Pour utiliser une marque britannique ou européenne comme base d'un enregistrement international, le titulaire doit :
être ressortissant d’un État contractant,
ou y être domicilié,
ou y disposer d’un établissement industriel ou commercial réel et effectif.
Selon les lignes directrices de l'OMPI, il doit s'agir d'une implantation réelle (et non fictive), impliquant une activité commerciale effective, une simple boîte postale ne suffit pas. L'interprétation finale appartient toutefois aux États concernés.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
[View Source]