Verenigd Koninkrijk wil seriemerken afschaffen

Het Verenigd Koninkrijk kent binnen zijn nationale IE-stelsel al lange tijd een onderscheidend en gebruiksvriendelijk instrument: het seriemerk. Dit systeem stelt ondernemingen, van lokale start-ups tot multinationals, al decennialang in staat om kleine variaties van hun merkidentiteit binnen één aanvraag te beschermen. 

In het kader van de omvangrijke digitale transformatie en modernisering van het Britse Intellectual Property Office (UKIPO) heeft de Britse regering echter aangekondigd de regeling voor nieuwe aanvragen voor seriemerken te willen beëindigen. Hoewel de exacte datum waarop de regeling definitief wordt stopgezet nog niet is vastgesteld, vormt deze overgang een van de belangrijkste procedurele wijzigingen in de Britse merkenpraktijk sinds de inwerkingtreding van de Trade Marks Act 1994. 

Dit artikel gaat in op het historische doel en de juridische werking van seriemerken, onderzoekt de verschillende redenen achter het besluit van het UKIPO om ze af te schaffen en analyseert de strategische en financiële gevolgen van deze hervorming voor merkhouders die in het Verenigd Koninkrijk aanvragen indienen.

1. Het doel en de geschiedenis van seriemerken

Het belangrijkste historische doel van een aanvraag voor een seriemerk was het bieden van een kosteneffectieve en administratief gestroomlijnde manier om kleine variaties van een merknaam of logo te beschermen, zonder dat de aanvrager daarvoor afzonderlijke en kostbare aanvragen hoefde in te dienen. 

Het wettelijke kader 

Artikel 41, lid 2, van de Britse Trade Marks Act 1994 definieert een serie merken als: 

“…een aantal merken die in hun wezenlijke kenmerken op elkaar lijken en alleen verschillen op punten zonder onderscheidend vermogen die de identiteit van het merk niet wezenlijk beïnvloeden.” 

Volgens de huidige regels kan een aanvrager maximaal zes varianten van een merk in één aanvraag opnemen. De eerste twee varianten vallen onder de standaardaanvraagkosten. Voor elke aanvullende variant, tot een maximum van zes, geldt een beperkt, niet-restitueerbaar administratief tarief van £60. Lees meer over aanvragen voor seriemerken. 

De strenge juridische voorwaarden voor een geldige serie 

Ondanks de commerciële aantrekkelijkheid van het bundelen van varianten ligt de juridische drempel voor een geldige “serie” zeer hoog. In de richtinggevende zaak Logica BL O/068/03 formuleerde de Appointed Person een strenge toets in drie stappen. Beoordelaars moeten deze stappen achtereenvolgens toepassen om vast te stellen of sprake is van een geldige serie: 

1. Overeenkomst in wezenlijke kenmerken: de merken moeten fysiek op elkaar lijken wat betreft hun essentiële visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken.
2. Niet-onderscheidende verschillen: verschillen tussen de merken moeten strikt beperkt blijven tot elementen die op zichzelf volledig ieder onderscheidend vermogen missen.
3. Geen wezenlijke invloed op de identiteit: wanneer de merken als geheel worden beoordeeld, mogen de variaties de commerciële kernidentiteit van het merk niet veranderen. 

Praktische voorbeelden van toegestane en niet-toegestane series 

Het Manual of Trade Marks Practice van het UKIPO geeft duidelijke grenzen aan voor wat beoordelaars wel en niet accepteren: 

Toegestane series: 

• Cijfers als modelnummers: variaties zoals FENTON 1, FENTON 2 tot en met FENTON 6 zijn aanvaardbaar voor producten zoals televisietoestellen. De veranderende cijfers worden namelijk uitsluitend gezien als niet-onderscheidende modelaanduidingen achter een sterke, onderscheidende merknaam.
• Kleine variaties in spelling of interpunctie: kleine spellingsverschillen die de fonetische of begripsmatige identiteit niet beïnvloeden, zoals MERKINS LODGEMENT CENTRE en MERKINS LODGMENT CENTRE, zijn toegestaan.
• Samengevoegde woorden: woorden samenvoegen of juist met een spatie schrijven, zoals Roomlock en Room Lock, is doorgaans toegestaan omdat de consument ze op dezelfde manier waarneemt. 

Niet-toegestane series: 

• Wijziging van het onderscheidende element: series zoals CH101, CH102 en CH103 voor geleide raketten zijn niet toegestaan. De letters “CH” worden namelijk niet als een afzonderlijke merknaam gezien, waardoor de wisselende cijfers de kernidentiteit van ieder merk veranderen.
• Variatie in de grootte van onderscheidende kenmerken: het aanzienlijk wijzigen van de grootte of dominantie van een belangrijk onderscheidend element, bijvoorbeeld door het woord ASDA zo klein te maken dat andere tekst overheerst, is niet toegestaan.
• Samenvoegingen of spelfouten die de betekenis veranderen: varianten zoals Growright en Gro Wright worden geweigerd, omdat Gro en Wright een andere visuele en begripsmatige achternaamassociatie oproepen dan de samengevoegde beschrijvende term Growright. 

2. Waarom seriemerken worden afgeschaft

Het besluit om het systeem voor seriemerken af te schaffen, staat niet op zichzelf. Het kwam voort uit het Transformation II Consultation-programma van het UKIPO. Hoewel het systeem goed werkte voor ervaren IE-professionals, constateerde het UKIPO verschillende structurele problemen waardoor de regeling in een moderne digitale omgeving niet langer houdbaar werd geacht. 

A. Veel bezwaren en administratieve complexiteit 

De belangrijkste aanleiding voor de afschaffing van seriemerken is het hoge percentage procedurele bezwaren. Omdat de juridische grens van wat als “niet-onderscheidend element” geldt zeer technisch is, begrijpen aanvragers, en dan met name kleine en middelgrote ondernemingen die zonder professionele vertegenwoordiging indienen, de vereisten vaak verkeerd. Lees meer over de terugtrekking van seriemerken in het VK. 

Volgens gegevens van het UKIPO ontving bijna 40% van de aanvragen voor seriemerken die zonder juridische vertegenwoordiging werden ingediend een formeel bezwaar van het UKIPO. Dit hoge bezwaarpercentage vormt een zware administratieve belasting voor het UKIPO-register. Beoordelaars moeten uitvoerig corresponderen, gedetailleerde onderzoeksrapporten opstellen en hoorzittingen houden om ongeldige aanvragen voor seriemerken af te handelen. 

B. Financieel nadeel voor aanvragers zonder gemachtigde 

Volgens de werkwijze van het UKIPO zijn de extra kosten voor een serie van meer dan twee merken, momenteel £60 per aanvullend merk, niet-restitueerbaar. Dat geldt ook wanneer de beoordelaar de serie uiteindelijk als ongeldig afwijst. Aanvragers zonder gemachtigde die ten onrechte wezenlijk verschillende merken proberen te bundelen, zoals volledig verschillende logo’s of onderscheidende woorden, verliezen daardoor vaak ten minste een deel van hun aanvraagkosten. Dit betekent dat de regeling voor seriemerken in plaats van een besparing juist onbedoeld tot financieel nadeel voor deze aanvragers kan leiden. 

C. Internationale onverenigbaarheid en het Protocol van Madrid 

Seriemerken vormen internationaal gezien een historische uitzondering. Grote IE-instanties, waaronder het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en het United States Patent and Trademark Office (USPTO), kennen het concept van serieaanvragen niet. Lees meer over het einde van seriemerken in het VK. 

Dit veroorzaakt regelmatig problemen wanneer Britse ondernemingen hun merken internationaal willen beschermen. Volgens het Protocol van Madrid moet een internationale aanvraag gebaseerd zijn op één “basismerk” dat in het land van herkomst is geregistreerd. Omdat WIPO geen seriemerken ondersteunt, moet een Britse aanvrager die een nationale serieregistratie als basis gebruikt één variant kiezen als basis voor de internationale aanwijzing. 

Buitenlandse IE-instanties stellen bovendien regelmatig complexe vragen of maken bezwaar tegen prioriteitsclaims die zijn gebaseerd op een Brits seriemerk. Het afschaffen van seriemerken brengt de Britse praktijk meer in lijn met internationale normen en vereenvoudigt grensoverschrijdende registratiestrategieën. 

3. De gevolgen van de afschaffing voor Britse merkaanvragen

Het verdwijnen van de regeling voor seriemerken zal veranderen hoe merkbescherming in het Verenigd Koninkrijk wordt verkregen en beheerd. 

Geen terugwerkende kracht voor bestaande merken 

Een belangrijk geruststellend punt voor merkhouders is dat bestaande registraties van seriemerken volledig geldig en afdwingbaar blijven. Het UKIPO heeft bevestigd dat alle reeds geregistreerde seriemerken in stand worden gehouden en iedere tien jaar als serie kunnen worden verlengd. Ook aanvragen die vóór de officiële ingangsdatum nog in behandeling zijn, zullen volgens het oude kader worden beoordeeld. 

Strategische veranderingen in de registratiestrategie 

Zodra de afschaffing van kracht wordt, kunnen aanvragers merkvarianten niet langer in één aanvraag bundelen. Zij zullen een meer gedisciplineerde aanpak moeten hanteren en duidelijke prioriteiten moeten stellen: 

Prioriteit geven aan het “kernmerk”: in plaats van een logo in kleur, grijstinten en zwart-wit binnen één serie te registreren, moeten ondernemingen bepalen welke commerciële weergave voor hen het belangrijkst is. Doorgaans is dit een zwart-wit- of grijstintenversie, die meestal bescherming biedt voor verschillende kleurvarianten. Wanneer een logo echter hoofdzakelijk in één kleur wordt gebruikt, kan registratie in die specifieke kleuren commercieel voordeliger zijn.

Meerdere afzonderlijke aanvragen: wanneer een onderneming juridische bescherming nodig heeft voor verschillende visuele varianten van haar merk, moet zij voortaan meerdere afzonderlijke aanvragen indienen. 

Financiële keuzes voor het mkb 

De gevolgen zijn het meest direct merkbaar voor mkb-ondernemingen en start-ups met een beperkt IE-budget. Binnen het huidige seriesysteem is het zeer voordelig om kleine variaties te beschermen. In de toekomst zijn voor het registreren van drie afzonderlijke varianten drie afzonderlijke aanvraagkosten verschuldigd. Voor een online ingediende afzonderlijke aanvraag in één klasse beginnen de kosten momenteel bij £205. 

Hoewel sommige analyses van vergelijkbare rechtsgebieden, zoals Frankrijk, erop wijzen dat de meeste ondernemingen uiteindelijk slechts één kernvariant van hun merk gebruiken en beschermen, krijgen ondernemingen die sterk afhankelijk zijn van meerdere kleuren of structurele variaties te maken met hogere initiële aanvraagkosten en later ook met hogere verlengingskosten. Lees de analyse van de gevolgen voor merkhouders. 

Een gestroomlijnd register en meer rechtszekerheid 

Vanuit structureel oogpunt wordt het merkenregister aanzienlijk transparanter. Door de afschaffing van seriemerken verdwijnt de onduidelijkheid over de vraag of een geregistreerde variant daadwerkelijk een specifieke commerciële gebruiksvorm dekt. Voor derden die beschikbaarheidsonderzoeken uitvoeren, verkleint een register dat uitsluitend uit afzonderlijke en duidelijk weergegeven merken bestaat het risico op geschillen over de beschermingsomvang van een geregistreerd merkrecht aanzienlijk. Dit komt de algemene rechtszekerheid ten goede. 

Conclusie 

De aanstaande beëindiging van de regeling voor seriemerken vormt een belangrijke mijlpaal in de digitale transformatie van het UKIPO. Hoewel het verdwijnen van dit unieke nationale instrument een tijdelijke aanpassingsperiode kan veroorzaken voor Britse professionals en prijsbewuste mkb-ondernemingen, zijn de voordelen op langere termijn van een eenvoudiger, internationaal afgestemd systeem met minder bezwaren duidelijk. 

Merkeigenaren doen er goed aan de resterende overgangsperiode te gebruiken om hun actieve merkenportefeuilles te controleren, belangrijke merkvarianten te identificeren die nog onder de huidige kosteneffectieve serieregels moeten worden geregistreerd en zich voor te bereiden op een registratiestrategie met één merkweergave per aanvraag.