均等論に関する知財高裁大合議判決の規範に照らして第1要件の充足をࡪ

均等論に関する知財高裁大合議判決の規範に照らして第1要件の充足を否定した知財高裁判決（知財高判平成28年6月29日（平成28年（ネ）第10007号））

本件は、「振動機能付き椅子」という名称の発明に係る特許権（以下「本件特許」）を有する控訴人（原審原告）が、被控訴人（原審被告）に対して、被告製品が本件特許の請求項1に係る発明（以下「本件発明」）と均等であり技術的範囲に含まれるとして、被告製品の輸入・販売等の差止及び損害賠償を請求した事件（控訴審）です。知財高裁は均等の第1要件および第5要件を充足しないとして、控訴を棄却しました。以下では、均等の第1要件に関する判断部分を紹介します。

本件発明は、座席を連続して振動させることが可能な乳幼児用の椅子等（以下「振動椅子」）において、ソレノイドを振動制御手段として採用し、また、少なくとも2つの振動可能なロッドにより座席を支える方式（以下「ロッド2点支持方式」）を座席支持機構として採用するものです。これに対して明細書には、ソレノイドを振動制御手段として採用し、1つの振動可能なロッドにより座席を支える方式（以下「ロッド1点支持方式」）を座席支持機構として採用する発明が従来技術として記載されています。この発明は、使用者が座席の端部などに座って重心が偏った場合に、回転モーメントが増大する等の問題があり、本件発明は、ロッド2点支持方式の採用によりこれらの問題を解決しています。

これに対して、被告製品は、ソレノイドを振動制御手段として採用する振動椅子であり、座席下部に、振動方向に対して離間された2つの異なる位置に2組のコロ（車輪）を回動可能に設けるという座席支持機構を採用しています。すなわち、ロッド2点支持方式は採用していませんが、振動可能な2点で支持されている点で、本件発明と共通しています。このため、均等侵害の成否が争点となりました。

知財高裁は、均等の第1要件の「本質的部分」の判断について、以下のとおり、大合議判決である知財高判平成28年3月25日（平成27年（ネ）第10014号））（弊所2016年4月ニュースレターご参照）（以下「大合議判決」）と同じ規範を示しました。

（1）特許発明の本質的部分とは、「当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであ」り、「特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであ」る。そして、「①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され」「②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定され」る。（2）ただし、「明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時（又は優先権主張日）」「の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきであ」り、「そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解され」る。

そのうえで、知財高裁は、振動椅子において、座席支持機構としてロッド2点支持方式が存在すること等が周知であったと認定し、本件明細書の記載は従来技術に照らして客観的に不十分であるから、「本件発明の本質的部分は、本件明細書の記載に加えて、優先権主張日の従来技術たる上記各周知技術との比較から認定されるべきである」と判示しました。そして、「本件発明の貢献の程度は、座席支持機構としてロッド1点方式ではなく、ロッド2点支持方式を採用するという点においては、それ程大きくないと評価することができるから、本件発明の本質的部分は、座席支持機構に関する限度においては、請求の範囲の請求項1の記載とほぼ同義となる」と判示し、振動制御手段としてソレノイドを採用する振動椅子において「座席支持機構としてロッド2点支持方式を採用したこと」が本件発明の本質的部分であると認定しました。なお、控訴人は、本件発明の本質的部分は、振動方向に対して離間された2点において座席を指示している点であると主張していましたが、知財高裁は、ロッド2点支持方式の構成要素であるロッドの存在を捨象するものであるとして、これを退けました。以上から、振動制御手段としてソレノイドを採用する振動椅子ではあるものの、ロッド2点支持方式を採用していない被告製品は、本件発明の本質的部分を備えていないので、均等の第1要件を充足していないと判断しました。

本判決では、第1要件の本質的部分の認定において、明細書に記載されていない従来技術が参酌される場合（上記の大合議の規範（2）の場合）の具体的な判断が示されており、実務の参考になると思われます。（並木 重伸）

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