Enregistrabilité des dénominations géographiques en tant que marques: Leçons tirées des dépôts de la marque « LAS VEGAS ATHLETICS » aux États-Unis et au Canada

Introduction

Les demandes d'enregistrement des marques LAS VEGAS ATHLETICS et VEGAS ATHLETICS  refusées récemment aux États-Unis et au Canada donnent lieu à une étude de cas d'actualité et instructive sur les limites de la protection des marques applicable aux noms d'équipe formés d'une dénomination géographique. Les demandes avaient été produites par Athletics Investment Group LLC, l'entité propriétaire de la franchise Oakland Athletics de la Major League Baseball, en prévision du déménagement prévu du club à Las Vegas en 2028.

Les refus préliminaires ont maintenant été émis par le United States Patent and Trademark Office (USPTO) et l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC). Bien que les cadres législatifs soient différents, le raisonnement et les résultats sont très similaires. Dans les deux territoires de compétence, la question centrale est essentiellement la même : le nom d'une ville combiné à un terme sportif descriptif est dépourvu d'un caractère distinctif intrinsèque et indique directement l'origine géographique et la nature des produits et services.

Refus des marques aux États-Unis – Caractère descriptif d'un emplacement géographique et caractère distinctif acquis

Le 29 décembre 2025, le USPTO a refusé d'enregistrer les marques LAS VEGAS ATHLETICS  et VEGAS ATHLETICS  pour plusieurs motifs, notamment les suivants :

• Éléments principalement descriptifs de l'emplacement géographique  en vertu du paragraphe 2(e)(2) de la Trademark Act  des États-Unis, et
• Défaut d'établir le caractère distinctif acquis en vertu du paragraphe 2(f).

L'examinateur des États-Unis a conclu que :

1. LAS VEGAS  (et VEGAS) est un emplacement géographique bien connu;
2. Les services professionnels de baseball et les services de divertissement connexes du demandeur seront fournis à partir de Las Vegas;
3. Les consommateurs s'attendront par conséquent à ce que les produits et services proviennent de Las Vegas ou y soient associés; et
4. Le terme ATHLETICS  est générique ou, à tout le moins, un terme très descriptif de vêtements de sport et de services professionnels liés au sport et au divertissement relevant des catégories 25 et 41.

Le USPTO a également rejeté la tentative du demandeur de s'appuyer sur des enregistrements antérieurs de marques formées du terme ATHLETICS pour étayer une allégation de caractère distinctif acquis. Dans le cas présent, les enregistrements cités ont été jugés non équivalents sur le plan juridique, car il s'agissait soit de logos très stylisés, soit de marques totalement différentes. Dans le contexte du sport professionnel, l'examinateur a également fait remarquer qu'une dénomination géographique n'est pas accessoire; il s'agit plutôt d'un moyen important servant à identifier les équipes et à les distinguer sur le marché.

Refus des marques au Canada – Conclusions parallèles en vertu de la loi canadienne

Des demandes de marques canadiennes correspondantes pour LAS VEGAS ATHLETICS  et VEGAS ATHLETICS  ont également fait l'objet de refus préliminaires, qui ont été motivés par des préoccupations très similaires à celles soulevées en vertu de la Trademarks Act, bien que ces refus découlent de dispositions juridiques propres au droit canadien.

L'examinateur canadien a prétendu que les marques ne pouvaient pas être enregistrées en vertu de l'alinéa 12(1)(b)  au motif que le terme LAS VEGAS (ou VEGAS) ATHLETICS est soit :

• manifestement descriptif du caractère et de la qualité des produits et services, à savoir qu'il s'agit de produits et services liés au sport provenant de Las Vegas; ou
• une description fausse de nature à induire en erreur, si les produits et services ne proviennent pas réellement de Las Vegas ou ne sont pas liés au sport.

L'objection s'applique à tous les produits et services désignés, y compris les vêtements, les divertissements sportifs professionnels, les services d'entraînement, la production médiatique, la mobilisation des partisans et les services liés aux stades. L'analyse de l'examinateur qualifie explicitement Las Vegas de « lieu d'origine » aux fins de l'application de l'alinéa 12(1)(b), malgré le fait qu'il s'agit d'un emplacement géographique à l'étranger.

L'examinateur a également émis un refus en vertu de l'alinéa 37(1)(d), considérant à première vue que les marques ne sont pas intrinsèquement distinctives. Ce raisonnement découle directement de l'analyse du caractère descriptif : une marque qui indique uniquement le domaine d'activité (le sport) et l'origine géographique (Las Vegas) n'a pas pour effet de distinguer les produits ou services du demandeur de ceux d'autres négociants.

Selon la pratique canadienne en matière de marques, le caractère distinctif intrinsèque constitue une condition minimale indépendante. Lorsqu'une marque est refusée du fait qu'il s'agit d'un terme manifestement descriptif ou d'une description fausse de nature à induire en erreur, elle est presque invariablement refusée également pour des motifs liés à son caractère distinctif intrinsèque.

Résultats convergents au Canada et aux États-Unis

Malgré les différences au chapitre des procédures et des lois, les refus d'enregistrement de marques émis aux États-Unis et au Canada convergent vers des résultats similaires liés aux politiques :

• Utilisées avec précision, les dénominations géographiques décrivent l'origine;
• La terminologie sportive descriptive  (comme « athletics ») peut être utilisée par d'autres acteurs du marché; et
• Le droit des marques ne devrait pas accorder de droits exclusifs sur des combinaisons dont les concurrents peuvent raisonnablement avoir besoin pour décrire leurs propres produits ou services.

Dans les secteurs du sport et du divertissement, par exemple, où l'identité d'une équipe est intrinsèquement liée à son emplacement, le droit adopte une approche particulièrement prudente à l'égard de la monopolisation des dénominations géographiques.

Répercussions pratiques

Ces actions parallèles de l'USPTO et de l'OPIC offrent plusieurs enseignements pratiques :

1. Les marques formées d'une dénomination géographique sont structurellement faibles : même les franchises très en vue se heurtent à d'importants obstacles en matière d'enregistrabilité lorsqu'elles s'appuient uniquement sur un nom d'équipe formé d'une dénomination géographique associée à un terme descriptif ou générique. Dans un tel cas, les logos, les marques complexes et les éléments distinctifs de la marque sans dénomination géographique offrent souvent une protection plus fiable.
2. Un déménagement entraîne une nouvelle analyse de la marque : le fait de remplacer un identificateur d'emplacement géographique (en l'occurrence, Oakland par Las Vegas) peut faire perdre l'avantage tiré de la valeur historique de la marque qui résultait de l'enregistrement antérieur d'une marque formée d'une dénomination géographique associée à des termes descriptifs ou génériques.
3. Importance capitale de planifier sans tarder sa stratégie en matière de marque : les stratégies de repositionnement de marque doivent s'appuyer sur une analyse de l'enregistrabilité des marques, en particulier lorsque les marques proposées sont formées de dénominations géographiques ou d'autres termes descriptifs; il convient alors d'envisager dès le début des mesures visant à établir l'utilisation de la marque.

Conclusion

Les refus provisoires émis parallèlement par le USPTO et l'OPIC reflètent une application classique des principes du droit des marques régissant le caractère descriptif d'un emplacement géographique et le caractère distinctif intrinsèque.

Si les refus émis initialement semblent appropriés et juridiquement fondés, les perspectives à long terme de l'enregistrement des marques LAS VEGAS ATHLETICS et VEGAS ATHLETICS au Canada et aux États-Unis sont nettement plus favorables que pour la plupart des demandeurs heurtés à des objections similaires. Compte tenu de l'utilisation soutenue et future de ces marques dans le secteur du baseball professionnel, de la commercialisation étendue de produits sous licence et de la couverture médiatique, il est fort probable que ces marques puissent être enregistrées en raison de leur caractère distinctif acquis tant au Canada qu'aux États-Unis.

Cela dit, se fier uniquement au caractère distinctif acquis pour enregistrer une marque formée d'une dénomination géographique est loin d'être optimal. En revanche, les logos, dessins, signes et autres marques secondaires distinctives peuvent généralement être enregistrés sans objection majeure. Le fait de protéger rapidement ces éléments confère des droits de marque déposée opposables à court terme, tandis que les éléments de preuve nécessaires pour démontrer le caractère distinctif acquis des marques principales formées d'une dénomination géographique sont en cours d'établissement.

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