Een duur grapje

Een tas van Hermès, en vooral de Birkin of de Kelly, is niet voor iedereen weggelegd. Naast het feit dat je er een flink bedrag aan kwijt bent, moet je ook het nodige geduld kunnen opbrengen. Er zijn namelijk lange wachtlijsten, zonder garantie dat je zo’n tas ook daadwerkelijk kunt bemachtigen.

Sherine Orient dacht hier handig op in te spelen en bracht tassen op de markt die leken op de tassen van Hermès. Op deze tassen plaatste zij de volgende teksten: “En attendant mon Birkin” [“In afwachting van mijn Birkin”] en “Mon Hermès est à la maison” [“Mijn Hermès is thuis”].

Hoewel de teksten opgevat zouden kunnen worden als humoristisch, kon Hermès er niet om lachen en maakte zij bezwaar tegen dit gebruik. Sherine Orient weigerde te stoppen. Dit “grapje” kwam haar uiteindelijk duur te staan.  

De procedure laat zien dat humor geen vrijbrief is voor het commerciële gebruik van een bekend merk. Ook wanneer consumenten begrijpen dat een product niet van de merkhouder afkomstig is, kan sprake zijn van merkinbreuk.

Waarom Hermès naar de rechter stapte

Hermès heeft Sherine Orient voor de rechtbank van Nanterre gedagvaard. Hermès vorderde een verbod op de verkoop van de omstreden tassen en de vernietiging van de nog in voorraad zijnde tassen.  Ook vorderde zij schadevergoeding voor de schade die zij had geleden als gevolg van de gestelde inbreuk op haar auteurs- en merkenrecht.

Hermès baseerde zich in de procedure op haar auteursrecht op de tassen, haar 3D merk voor het slotje van de Birkin tas en haar woordmerken HERMÈS en BIRKIN.

In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie bezwaar maken tegen het jonger gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor identieke of soortgelijke producten en/of diensten, als daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. 

Waarom de woordmerken aanvankelijk buiten schot bleven

In eerste aanleg wees de rechtbank de vorderingen op grond van het auteursrecht en het 3D-merk toe. De vordering gebaseerd op de woordmerken, wees de rechter af. 

De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van merkinbreuk, omdat de merken van Hermès door Sherine Orient onderdeel uitmaakten van complete zinnen. Die complete zinnen dienden in hun geheel meegenomen te worden in de vergelijking van de tekens. Daarnaast ging de rechtbank in op het humoristische karakter van de zinnen, waarbij de rechtbank het onwaarschijnlijk achtte dat consumenten zouden geloven dat de betrokken tassen van Hermès zouden kunnen zijn. De door Sherine Orient gebruikte tekens werden niet als identiek beschouwd en het gebruik van de zinnen zou volgens de rechtbank niet tot verwarringsgevaar leiden.

Hermès ging in beroep

Hermès liet het er niet bij zitten en ging in hoger beroep. In de beroepsprocedure beargumenteerde Hermès dat de tekens “Hermès” en “Birkin” in de door Sherine Orient gebruikte zinnen met een hoofdletter werden geschreven. Volgens Hermès was dit een uitdrukkelijke verwijzing naar de geregistreerde merken. Het gebruik in de zinnen “En attendant mon Birkin” [“In afwachting van mijn Birkin”] en “Mon Hermès est à la maison” [“Mijn Hermès is thuis”] deed hier niets aan af, omdat dit simpelweg directe verwijzingen zijn naar de geregistreerde merken en de tassen van Hermès. De merken werden zodoende identiek gebruikt voor identieke waren, hetgeen een inbreuk op de merkrechten opleverde.

Volgens Hermès zouden inbreukmakers anders eenvoudig merkinbreuk kunnen omzeilen door extra woorden toe te voegen, wat afbreuk doet aan de werking van het merkenrecht.

Het oordeel: humor sluit merkinbreuk niet uit

Het Cour d’appel de Versailles stelt vast dat de merken BIRKIN en HERMÈS zeer bekend zijn bij het publiek. 

De teksten op de tassen worden door de consument opgevat als een directe verwijzing naar de echte BIRKIN- en HERMÈS-tassen (waarbij de betwiste tas wordt vergeleken met de originele Hermès tas die men nog niet bezit of die thuis is gebleven). Hierdoor wordt een rechtstreekse link gelegd tussen de beschermde merken en de verkochte tassen. Deze tassen zijn identiek aan de producten waarvoor de merken zijn ingeschreven. Het gebruik van de merken heeft bovendien tot doel de verkoop van deze tassen te bevorderen. 

Hoewel de humoristische toon van de zinnen er weinig twijfel over laat bestaan dat de tassen niet daadwerkelijk van Hermès zelf afkomstig zijn, tasten deze gedragingen de belangen van de merkhouder aan. De uitingen zijn er namelijk op gericht om te profiteren van de reputatie van de merken, waarbij wordt meegelift op de gedane investeringen en schade wordt toegebracht aan het imago van Hermès. 

Het Cour d’appel de Versailles oordeelde dat het gebruik van de woordmerken HERMÈS en BIRKIN in humoristische teksten op tassen merkinbreuk vormde. Het eerdere vonnis van de rechtbank werd daarmee vernietigd.

Ook in andere zaken heeft Hermès met succes opgetreden tegen commercieel gebruik van de naam en vormgeving van de Birkin-tas. Lees bijvoorbeeld ons artikel over de MetaBirkin-zaak. 

Wat betekent deze uitspraak voor merkhouders en ondernemers? 

Een merk heeft vooral een herkomst- en onderscheidingsfunctie. Deze uitspraak laat echter zien, dat een merk ook een reclame- en investeringsfunctie vervuld. Een merkhouder heeft de nodige (financiële) inspanningen verricht om goodwill en bekendheid op te bouwen. Het is niet de bedoeling dat derden daar misbruik van maken waardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dat bekende merk. Zelfs wanneer het evident is dat de betwiste producten niet van de merkhouder afkomstig zijn, kun je als merkhouder in dit soort gevallen wel optreden. 

Daarnaast is het een wijze les voor eenieder die denkt gebruik te kunnen maken van merken zolang deze verpakt worden in zinnen, al dan niet met een geestige boodschap. Hoewel alles afhangt van de omstandigheden van het geval, is het verstandig om op voorhand advies in te winnen bij een specialist van Novagraaf wanneer je overweegt een geregistreerd merk van een ander te gaan gebruiken.  

FAQ

Mag je een bekend merk gebruiken in een humoristische slogan?

Niet zonder meer. Een humoristische bedoeling betekent niet automatisch dat het gebruik van een merk is toegestaan. Wanneer een merknaam commercieel wordt gebruikt om producten of diensten onder de aandacht te brengen, kan sprake zijn van merkinbreuk.

Is er alleen sprake van merkinbreuk als consumenten in verwarring raken?

Nee. Ook wanneer consumenten begrijpen dat een product niet van de merkhouder afkomstig is, kan het gebruik de belangen van de merkhouder aantasten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een onderneming profiteert van de reputatie en investeringen van een bekend merk. In deze zaak vond het hof dat het humoristische karakter weliswaar duidelijk maakte dat de tassen niet van Hermès afkomstig waren, maar dat het gebruik toch de belangen van Hermès aantastte. [courdecassation.fr]

Kan een merkhouder optreden tegen het gebruik van een merk in een volledige zin?

Ja. Het opnemen van een merknaam in een langere zin voorkomt niet automatisch dat sprake is van merkinbreuk. Van belang is onder meer hoe het publiek de merknaam binnen die zin opvat en of een directe relatie wordt gelegd tussen het merk en de aangeboden producten.

Maakt het verschil dat HERMÈS en BIRKIN bekende merken zijn?

De bekendheid van een merk kan een belangrijke rol spelen. Het Cour d’appel de Versailles stelde vast dat de merken HERMÈS en BIRKIN bekend waren bij het publiek en hun aantrekkingskracht binnen de gebruikte zinnen behielden. Daardoor werd volgens het hof een directe link gelegd met de tassen van Hermès. [courdecassation.fr]

Wanneer is het verstandig om juridisch advies in te winnen?

Laat het gebruik bij voorkeur vooraf beoordelen wanneer u een merk van een ander wilt opnemen in een slogan, productontwerp, advertentie of marketingcampagne. Dit is vooral belangrijk wanneer het om een bekend merk gaat of wanneer de verwijzing wordt gebruikt om commerciële aandacht te trekken.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.