- within Intellectual Property topic(s)
Naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de Franse Cour de cassation heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) verduidelijkt onder welke omstandigheden een merk waarin de naam van een ontwerper voorkomt misleidend kan worden geacht na het vertrek van die ontwerper, aldus Melis Metin.
De kernvraag luidde of het Europese recht zich verzet tegen de nietigverklaring van een merk met de naam van een ontwerper wanneer de merkhouder het merk zodanig gebruikt dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de ontwerper nog steeds betrokken is bij het ontwerp van de producten, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.
De zaak vond haar oorsprong in een geschil tussen een modeontwerper (hierna: de heer [W] [X]) en PMJC, het bedrijf dat zijn onderneming en de merken met zijn achternaam had overgenomen.
Na de overname werkte de heer [W] [X] nog enige tijd samen met PMJC, waarna de samenwerking werd beëindigd en hij geen enkele rol meer speelde bij het ontwerpen van producten. PMJC bleef het merk met zijn naam echter gebruiken.
Een belangrijk feitelijk element in deze zaak is dat PMJC na het einde van de samenwerking tweemaal werd veroordeeld wegens inbreuk op het auteursrecht van de heer [W] [X] met betrekking tot recente werken waarvan de auteursrechten niet aan PMJC waren overgedragen.
Eerdere rechtspraak
In 2006 wees het HvJ EU al arrest in de zaak Emanuel. Deze zaak had eveneens betrekking op het gebruik van een merk met de naam van een modeontwerpster na haar vertrek. Het Hof oordeelde toen dat het enkele vertrek van de ontwerper op zichzelf niet betekent dat het merk misleidend is en geen gevolgen heeft voor de (her)inschrijving of geldigheid van het merk.
Daarbij benadrukte het Hof dat de wezenlijke functie van een merk is om de commerciële herkomst van producten aan te geven en te garanderen dat zij afkomstig zijn van één onderneming. Die functie wordt niet aangetast door het feit dat de oorspronkelijke ontwerper niet langer bij de creatie van de producten betrokken is.
Deze rechtspraak liet echter de vraag open of een merk met de naam van een ontwerper nietig kan worden verklaard wanneer het concrete gebruik ervan door de merkhouder wél tot misleiding kan leiden over de betrokkenheid van die ontwerper.
Verduidelijking door het HvJ EU
In zijn arrest van 18 december 2025 heeft het HvJ EU deze vraag bevestigend beantwoord.
Het Hof stelde allereerst dat het Unierecht zich er niet tegen verzet dat een merk met de naam van een ontwerper na diens vertrek misleidend kan worden als gevolg van het gebruik dat de merkhouder ervan maakt.
In lijn met het Emanuel-arrest herhaalde het Hof dat het gebruik van een dergelijk merk niet automatisch misleidend is. Wel moet volgens het Hof rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval om te beoordelen of sprake is van misleiding.
De lat ligt daarbij hoog: er moet sprake zijn van daadwerkelijke misleiding of van een voldoende ernstig risico daarop.
In dit verband wees het Hof erop dat bepaalde factoren het risico op misleiding kunnen vergroten, zoals het gebruik op de gemerkte producten van decoratieve elementen die behoren tot het specifieke creatieve universum van de ontwerper en die bovendien inbreuk maken op diens auteursrechten.
Het Hof concludeerde dat deze uitleg van het Unierecht in overeenstemming is met het doel om consumenten te beschermen en een onvervalste mededinging te waarborgen.
Conclusie
De rechtspraak van het HvJ EU sluit aan bij de realiteit van de markt. Enerzijds verwachten consumenten niet per definitie dat producten met een merk dat de naam van een ontwerper draagt daadwerkelijk door die ontwerper zijn ontworpen. Anderzijds kunnen consumenten, afhankelijk van de marketing, communicatie en informatievoorziening door de merkhouder, wél ernstig worden misleid over de betrokkenheid van de ontwerper.
In dergelijke situaties is waakzaamheid geboden, aangezien het risico bestaat dat merkrechten verloren gaan.
Afgezien van verwijzingen naar eerdere veroordelingen wegens auteursrechtinbreuk geeft het Hof echter geen concrete criteria om vast te stellen wanneer sprake is van daadwerkelijke of voldoende ernstige misleiding. Merkenbureaus en rechters zullen dit daarom per geval moeten beoordelen.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
