创业失败技术方起诉投资方欺诈获取技术秘密的法律思考——以(2023)最高法知民终2579号案为例

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案情聚焦

天津某某公司成立于2013年12月23日，股东为张某、张某明，法定代表人为张某，二人系父女关系。天津某某公司就农村垃圾分解炉相关技术申请了五项实用新型专利，涉案技术秘密“磁力低温蒸汽热分解技术、有机磁灰处理技术、催化剂800℃电磁加热技术信息和废水处理与烟尘处理技术接口信息”是包含实施上述专利所需要的技术参数和技术图纸的最优技术方案。

2017年6月1日，张某明与刘某涛、王某平、案外人章某洪签订《备忘录》，约定为推广农村垃圾分解炉项目，四人决定在深圳成立一家注册资本金为1亿元的股份公司（以下简称“深圳公司”）。甲方东莞某某照明科技有限公司（法人刘某涛）现金出资4000万元占总资本金40%，乙方深圳市某某投资有限公司现金出资3000万元占总资本金30%，丙方张某明和张某以农村垃圾分解炉项目、专利及其产品入股，占总资本25%，丁方章某洪以农村垃圾分解炉项目、专利及其产品入股，占总资本金百分之五。为解决深圳公司成立后项目落地和专利技术归属，各方约定深圳公司成立后七个工作日内支付天津某某公司1200万元；余款1800万元以每年600万元，按首次支付1200万元付款日顺推，分三年完成付款共计3000万元。天津某某公司收到1200万元后需向深圳公司完成农村垃圾分解炉的技术交底，专利等与该项目相关的移交事项。天津某某公司原签订的协议继续有效。

深圳公司于2017年6月14日正式成立。截止本案一审庭审时（2022年），股东刘某涛、深圳市某某投资有限公司等实际缴纳1800万元注册资本，但天津某某公司的五项实用新型专利权未变更登记至深圳公司名下。

2017年7月3日和4日，深圳公司召开第一次股东大会，张某委托张某明代为参加，会议形成决议如下：深圳公司当周向天津某某公司预付利润人民币捌佰万元；剩余肆佰万元定于2017年12月31日至2018年2月15日期间支付。农村生活垃圾低温磁力热蒸汽分解炉装置技术自《投资合作备忘录要点》签字生效之日起，属深圳公司所有。天津某某公司即全部毫无保留的完成相关市场交底、技术交底、所有业务关系交底、专利权转让、相关图纸资料等。2017年7月6日，深圳公司向天津某某公司付款800万元，摘要处注明“往来款”。7月14日，张某在“兴泰环保股东群”微信群内发送如下信息：“已收到董事会决议的信息，由于董事会决议和公司成立前的备忘录在认知上差异较大，所以我并没有签署。先退回董事会决议里的800万元款项，烦请注意查收，谢谢。”冯某胜回复“已收到800万元。”2017年7月20日，深圳公司再次向天津某某公司付款800万元，摘要处注明“往来款”，张某在微信群回复确认收到该款项。

2017年8月3日，天津某某公司章某斌、张某明向深圳公司生产经理甘某华、技术员王某移交“磁力低温蒸汽热分解炉设备全套166张电子版技术图纸”，交接文件存储于王某的电脑，后王某将封存好的电脑和Ｕ盘移交给深圳公司股东章某洪。

张某与刘某涛于2017年9月18日进行沟通，刘某涛称，产品的成熟性以及技术的可行性距离走向市场还存在一定距离，需要进一步的深度研发，因股东经营理念的差异，后续的合作难以开展，张某表示为及时止损同意终止合作。后公司召开股东会议，各股东同意解散公司，张某明、张某在上述股东会决议上签字同意。王某平建议因各方之间的合作关系终止，相互之间进行返还，天津某某公司向深圳公司返还其所支付的800万元，天津某某公司收回166张电子版图纸。

2017年11月16日，天津某某公司发函至深圳公司，要求深圳公司根据《备忘录》的约定，尽快支付其余400万元款项，其将在收到全部1200万款项后完成五项专利权的权利人变更手续。

深圳公司拒绝支付剩余款项，并于2017年12月向广东省深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，请求判令天津某某公司及张某明、张某返还涉案800万元款项。罗湖区人民法院认定深圳公司向天津某某公司支付800万元系为张某明、张某完成履行出资所实施的垫付行为，并判决张某明、张某返还深圳公司所垫付的800万元，天津某某公司无返还义务。天津某某公司、张某明、张某不服，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，该院认定张某明、张某和天津某某公司存在混同，天津某某公司、张某明、张某均负有返还义务。因深圳公司未提起上诉，遂判决驳回上诉，维持原判。该判决另载明“天津某某公司、张某明、张某如认为深圳公司或各股东、案外人给其造成知识产权损失，可以另循法律途径解决”。

之后，天津某某公司向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“一审法院”）提起技术秘密侵权诉讼，主张深圳公司以欺诈等不正当方式获取涉案技术秘密，请求法院判令深圳公司赔偿天津某某公司直接经济损失3500万元，刘某涛、王某平、冯某胜承担连带赔偿责任，一审法院于2022年5月19日立案。一审法院经审理认为 ¹，张某明、张某作为深圳公司的股东，其以天津某某公司所占有的农村垃圾分解炉项目、专利及产品等知识产权入股深圳公司，其向深圳公司交接图纸的行为系其为履行《备忘录》的入股行为，现有证据不足以证明深圳公司存在欺诈的故意，判决驳回原告天津某某公司的全部诉讼请求。

天津某某公司不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高院认为 ²，深圳公司获取涉案技术秘密主要基于刘某涛、王某平、冯某胜与张某、张某明等人合意设立深圳公司而签订的《备忘录》，现有证据尚不足以证明刘某涛等签订《备忘录》构成欺诈，故不应因为各方基于《备忘录》的实际履行发生争议而反推深圳公司构成以欺诈等不正当手段获取涉案技术秘密，天津某某公司的上诉请求不成立，但鉴于其已经获取涉案技术秘密，深圳公司等四被上诉人在返还涉案技术秘密载体的同时，还应签署保守商业秘密及不侵权承诺书，作出不侵权承诺，故判决驳回上诉，维持原判。

02

律师评析

本案是以技术秘密作价出资成立公司引发纠纷的又一典型案例。此前笔者曾在《技术秘密投资债之请求权保护—评最高院百年梦案》一文中从权利人、投资主体、公司董秘等多主体的角度，对以技术秘密出资成立公司涉及的不同债权及债的请求权等内容进行了讨论。本案中，笔者将对以技术秘密作价出资成立公司的技术秘密出让方和财务投资人提出一些建议。

本案所反映的是存有误解的普遍现象，即当某类行为致使商业秘密权利人的利益受到损害时，就想当然的认为是商业秘密的侵权行为，依据反不正当竞争法提起商业秘密民事侵权诉讼，实则不然，比如在投资过程中出资各方未按约定履行相应义务虽然具有不当性，但并不必然构成商业秘密侵权。如本案中天津某某公司认为其向深圳公司交付166张技术图纸之后，深圳公司未按约定向其支付3000万元报酬的行为是欺诈行为，具有商业秘密侵权行为的“不当性”。笔者认为，本案深圳公司的行为既不构成欺诈，也不构成其他不正当手段获取技术秘密。原因在于反不正当竞争法（2019年修正版）第9条 ³和刑法第219条⁴所指的“不正当手段获取”不包括“以出资成立公司为由获取技术方技术秘密”这种情形，且本案中刘某涛等人在与张某明、张某商议合作成立深圳公司时，也并非以骗取天津某某公司的技术秘密为目的。在天津某某公司交付涉案技术秘密图纸后也未将相关技术秘密进行披露或使用，而是对交接电脑进行了封存，后期深圳公司解散，是因为技术不成熟，股东经营理念存在差异，各股东通过股东大会一致同意解散公司。虽未及时归还技术秘密图纸，但整个合作过程中也并无非法获取技术秘密的行为。需要提醒的是，如果财务投资人在与技术秘密出让方洽谈合作之初，便是为了骗取其掌握的技术秘密，对新成立的公司未实缴出资，获得相关技术秘密后便以各种理由解散公司且拒不退还获取的技术秘密，则可能构成以欺诈手段获取技术秘密。

为避免在技术秘密合作创业过程中发生此类纠纷，建议财务投资人与技术秘密出让方就技术秘密的交付内容、交付条件以及如合作终止对技术秘密载体的归属等做出清晰约定；技术秘密出让方在与投资人合作时，应对保密措施、技术秘密价款支付与权利归属时点等做出清晰约定，共同营造良好的技术投资营商环境。

文章附录

1. 一审案号：广东省深圳市中级人民法院民事判决书，（2022）粤03民初3395号。

2. 二审案号：最高人民法院民事判决书，(2023)最高法知民终2579号。

3.《中华人民共和国反不正当竞争法（2019修正）》第九条第一款：经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；

（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

4.《中华人民共和国刑法（2023修正）》第二百一十九条第一款：【侵犯商业秘密罪】有下列侵犯商业秘密行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的；

（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密的。

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