Les nouvelles règles de l’USPTO auront des répercussions sur les innovateurs canadiens qui ne sont pas représentés par un avocat en brevets ou un agent de brevets

À compter du 20 juillet 2026, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (l’« USPTO ») exigera que les demandeurs et les titulaires de brevets résidant à l’extérieur des États-Unis soient représentés par un praticien en brevets des États-Unis enregistré¹ . Cette règle pourrait toucher des déposants étrangers, notamment des inventeurs canadiens et des entreprises canadiennes qui choisissent de déposer et de mener à bien la poursuite de leur demande de brevet aux États-Unis eux-mêmes sans l’aide d’un agent de brevets.

Quelles sont les nouveautés?

Jusqu’à présent, les inventeurs ou les entreprises résidant à l’extérieur des États-Unis pouvaient déposer et assurer la poursuite de leur demande de brevet américain sans désigner un praticien en brevets enregistré. En résumé, selon les nouvelles règles, les demandeurs étrangers pourront encore déposer leur demande sans l’aide d’un agent de brevets enregistré, mais ils ne pourront plus procéder à la poursuite de leur demande (p. ex., répondre à un rapport d’examen)² . Il est à noter que cela n’a pas d’incidence sur les exigences relatives à l’obtention d’une date de dépôt. Lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur, les demandes déposées par un résident étranger sans la signature d’un praticien en brevets enregistré se verront encore attribuer une date de dépôt, mais des mesures correctives pourraient s’avérer nécessaires.

La modification des règles touchera les personnes dont le lieu de résidence légal permanent (permanent legal place of residence) ou l’établissement principal (principal place of business) est situé en dehors des États-Unis. Même les citoyens américains résidant à l’extérieur des États-Unis seront assujettis aux nouvelles règles.

L’USPTO permet aux agents de brevets étrangers de s’enregistrer à titre d’agents de brevets aux États-Unis (et donc à titre de praticiens en brevets enregistrés (registered patent practitioners)) dans le seul but de représenter des demandeurs de leur pays d’origine dans le cadre de procédures devant l’USPTO. Ainsi, cette modification n’aura aucune incidence sur un demandeur canadien représenté devant l’USPTO par un agent de brevets canadien enregistré auprès de l’USPTO.

Comparaison avec les règles canadiennes relatives à la représentation par un agent de brevets

Les nouvelles règles américaines exigent que les entreprises qui soumettent une demande de brevet et les inventeurs de l’étranger soient représentés par un praticien en brevets enregistré. En revanche, les règles canadiennes ne font pas de distinction en fonction du domicile du demandeur. En effet, les exigences relatives à la désignation d’agents de brevets y reposent uniquement sur le fait que le demandeur soit l’inventeur ou, par exemple, une société cessionnaire. Au Canada, les demandeurs sont tenus de désigner un agent de brevets pour les représenter dans les cas suivants :

1. La demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;
2. Il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble d’entre eux;
3. Un transfert (c.-à-d. une cession) de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit au Bureau des brevets³ .

Ainsi, lorsque le ou les demandeurs sont les inventeurs, ils ne sont pas tenus de désigner un agent de brevets pour les représenter au Canada, sans égard à ce qu’ils soient situés au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. De même, les demandeurs relevant de l’une des trois catégories énumérées ci-dessus doivent désigner un agent de brevets pour les représenter, même s’ils sont situés au Canada. Toutefois, comme aux États-Unis, tout demandeur peut déposer sa demande et payer la taxe pour le dépôt, sans égard à ce qu’un agent de brevets doive être désigné ou non⁴ .

Principaux points à retenir

Bien que le système américain ait auparavant été plus souple à l’égard des demandeurs non représentés (c’est-à-dire pro se), les nouvelles règles imposent des exigences strictes aux demandeurs domiciliés en dehors des États-Unis. En revanche, le système canadien permet aux inventeurs de déposer et d’assurer eux-mêmes la poursuite de leur demande, quel que soit leur lieu de résidence ou d’affaires, tandis que toutes les entreprises qui déposent une demande doivent désigner un agent de brevets du Canada. Les demandeurs canadiens qui font appel à des agents de brevets des États-Unis ou du Canada pour les représenter devant l’USPTO ne devraient pas être touchés par ce changement.

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Footnotes

1. Règle relative à la représentation par des avocats américains dans le cadre des demandes de brevet et des brevets

2. Obligation de faire appel à un praticien en brevets pour les demandeurs et les titulaires de brevets étrangers (en Anglais seulement)

3. Paragraphe 27(2) des Règles sur les brevets (en Anglais seulement)

4. See, e.g. Voir, p. ex., le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB), chapitre 5, article 5.07.02k.

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