Depuis le 1er avril 2025, le paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce oblige les parties à obtenir une autorisation afin de déposer de la preuve additionnelle en appel des décisions du registraire des marques de commerce (le « registraire »), y compris les décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce (la « COMC »). Le paragraphe amendé n'établit cependant aucun critère explicite pour l'obtention de cette autorisation.
Dans la récente décision Products Unlimited, Inc c Five Seasons Comfort Limited, 2026 CF 48, en appel d'une décision rendue par la COMC, la Cour fédérale a présenté ses premières directives quant à l'application du paragraphe 56(5) amendé.
Critère d'autorisation au titre du paragraphe 56(5)
Dans sa décision, le juge McHaffie a estimé qu'une approche flexible axée sur les intérêts de la justice devait être appliquée pour examiner s'il convient d'accorder l'autorisation en question. Ce faisant, la Cour tiendra compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment:
- La pertinence, la crédibilité et l'admissibilité de la preuve;
- L'importance de la preuve;
- Les circonstances expliquant la présentation tardive de la preuve;
- Tout préjudice causé à la partie adverse.
En appliquant ces principes, la Cour a autorisé la demanderesse à déposer sa preuve additionnelle, notamment parce que la demanderesse aurait eu le droit de déposer sa preuve additionnelle aux termes de l'ancienne version du paragraphe 56(5) et que la preuve additionnelle en question répondait principalement à de la preuve déposée en réponse, dont l'importance n'a pu être constatée clairement qu'au stade des arguments écrits de la procédure d'opposition.
Échéancier et procédure
Bien que la Cour ait souligné que l'analyse de la demande d'autorisation est distincte de l'appel au fond, elle a fourni peu d'indications sur le moment où l'autorisation doit être demandée ou examinée.
Néanmoins, la Cour a indiqué qu'aux termes de ses nouvelles Lignes directrices sur la gestion des instances pour les procédures complexes, les procédures visées par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et les appels en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce (en vigueur le 18 juillet 2025), un appel doit désormais être accompagné d'une lettre indiquant si l'appelant demande l'autorisation prévue au paragraphe 56(5). Si c'est le cas, l'appelant doit demander qu'un juge responsable de la gestion de l'instance soit nommé pour traiter de certaines questions procédurales, y compris quand et comment sera tranchée la demande d'autorisation. Cette demande sera ultimement tranchée par le juge chargé d'entendre l'appel.
Ainsi, l'échéancier sera vraisemblablement traitée au cas par cas.
Norme de contrôle
La décision confirme également que les modifications apportées au paragraphe 56(5) ne modifient pas fondamentalement le cadre relatif à la norme de contrôle précédemment énoncé par la Cour d'appel fédérale.
Le juge McHaffie a résumé l'approche applicable comme suit:
- Les questions de droit demeurent assujetties à la norme de la décision correcte.
- Les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit sont examinées selon la norme de « l'erreur manifeste et déterminante » lorsqu'aucune preuve additionnelle n'a été autorisée.
- Lorsque l'autorisation est accordée et que la nouvelle preuve est importante, la Cour effectuera un examen de novo (selon la norme de la décision correcte) à l'égard des conclusions sur lesquelles la preuve avait une incidence, tout en appliquant la norme de « l'erreur manifeste et déterminante » aux conclusions à l'égard desquelles la preuve additionnelle n'a pas d'incidence.
La Cour a également mentionné que l'importance de la preuve sera généralement évaluée à l'étape de la demande d'autorisation. Ainsi, il est peu probable que de la preuve sans incidence sur les conclusions du registraire soit autorisée.
Principaux points à retenir
Cette décision clarifie l'approche de la Cour fédérale à l'égard du paragraphe 56(5) et confirme que, même si l'autorisation de présenter de la preuve additionnelle n'est plus automatique, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Elle vient rappeler, à point nommé, que les parties sont tenues de « présenter leur meilleure preuve » en première instance, devant la COMC, et non en retenir des éléments en vue de l'appel.
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