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審査実務において、審査官は異議申立や無効宣告の案件において、関連する商品・サービスが類似しているかどうかを判断する際、一般的に『類似商品・サービス区分表』に基づいて判断を行う。
しかし、一部の案件においては、国家知識産権局は具体的な事案の状況に基づき、商品・サービスの機能、用途、性質・内容、生産・提供部門、販売チャネル・宣伝手段、消費層などが同一・類似であるか、あるいは密接な関連性があるかを十分に考慮し、さらに出願人および引用商標の知名度などの要素も併せて、関連する商品・サービスが類似しているかどうかを総合的に判断する。
例えば、出願人である福州タスティン（塔斯汀）飲食管理有限公司（以下「請求人」という）は、第30類において先行登録された「塔斯汀」、「塔斯汀tastien」の商標に基づき、劉義氏（以下「被請求人」という）が第30類の「イタリア風麺類；加工済みイタリア風麺類；イタリアンパスタ；生ピザ；加工済みピザ； 中華麺；ハンバーガー；菓子；ピザ；ハンバーガーサンドイッチ」の商品に使用される第71004636号「タベティン」（以下「係争商標」という）に対し、無効宣告を請求した事案において、国家知識産権局は、商品の機能、用途、販売経路、対象顧客層、および請求人の高い知名度を十分に考慮した上で、請求人の商標権に対し、区分を超えた保護を認めた。
請求人は、無効宣告において、以下の主張を行った。
1.係争商標は、引用商標「塔斯汀TASTIEN」と、類似の商品において近似する商標を構成している。
2.請求人の商標「塔斯汀TASTIEN」は、宣伝・使用を経て、高い知名度を有している。請求人の商標が高い知名度を有している状況下では、両商標の共存は、消費者に混同や誤認を生じさせる恐れが極めて高い。
以上のことから、『商標法』第4条、第7条、第9条、第10条第1項第(7)号、第30条、第31条、第44条第1項の規定に基づき、係争商標の無効宣告を求める。
国家知識産権局は審理を経て、以下の裁定を下した。係争商標「塔贝汀」は、引用商標の顕著な識別文字である「塔斯汀」と文字構成が類似しており、一文字の違いしかないため、関連公衆が通常の注意を払った場合でも区別しにくく、近似標識に該当する。係争商標の指定商品であるピザ、ハンバーガー等の全商品と、引用商標の指定商品であるハンバーガー、おにぎり等の商品は、同一または類似の商品に属する。また、係争商標の指定商品である「ピザ、生ピザ、加工済みピザ」と、引用商標「タスティン」の指定商品である「ハンバーガー」は、販売経路、販売方法、販売対象などの面で密接な関連性がある。さらに、出願人が提出した栄誉資料、メディア報道等の証拠によると、係争商標の出願日以前において、出願人の「塔斯汀」商標はハンバーガー飲食業界において一定の知名度を有していた。係争商標と引用商標が上記商品に共に使用された場合、消費者に混同や誤認を生じさせる恐れがあり、同一または類似の商品に使用される類似商標を構成している。したがって、係争商標の登録は『商標法』第30条、第31条の規定に違反する。……係争商標は無効とする。
上記の事案において、商品の類似性について、当局は、係争商標の一部指定商品である「ピザ、生ピザ、加工済みピザ」と、引用商標の指定商品である「ハンバーガー」は、商品区分こそ異なるものの、販売経路、販売方法、販売対象などの点で類似しており、密接に関連する商品であると判断した。例えば、出願人は無効宣告において、「ハンバーガー」と「ピザ」はいずれも世界的なファストフードの代表であり、主にチェーン店の店舗を通じて販売され、価格も比較的手頃で、大都市・中都市・小都市で広く普及しており、一般消費者が友人との集まりや家族での食事の際に同時に検討する食事のタイプである、と十分に論じている。さらに、同レベルの飲食ブランドとしては、有名なピザチェーン「ピザハット」がすでに「ハンバーガー」商品の販売を開始しているほか、有名なハンバーガーチェーン「ケンタッキー」が「Kサ」ブランドのファストフードピザを発売しているなどがある。
また、前述の事例において、当局は、出願人が提出した証拠が、引用商標「塔斯汀」がハンバーガー飲食業界において一定の知名度を有することを証明できると判断した上で、さらに双方の商標が同一または類似の商品において近似商標を構成していると認定し、係争商標について全商品において無効宣告を下した。
以上の事例から分かるように、商品自体の機能、用途、販売方法、販売対象などが類似性の判断に影響を与える場合に加え、当局は引用商標の顕著性と知名度も併せて考慮する。そして、引用商標の知名度の判断にあたっては、関連公衆による当該商標の認知度、商標の使用期間、宣伝資料、商標の保護記録など、複数の要素を総合的に勘案する必要がある。
したがって、商標権侵害訴訟においては、代理事務所は、長期的かつ広範な宣伝・普及活動を通じて、引用商標が関連公衆の間で高い知名度を獲得したことを証明するため、十分かつ有効な証拠を積極的に収集すべきである。出願人の引用商標が極めて高い知名度を有する場合、双方の商標が共存することで混同が生じる可能性はさらに高まり、その結果、双方の商標が密接に関連する商品・サービス上の類似商標であると認定されることになる。
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